Marcas notorias: Su aplicación dentro de las familias marcarias.

Marcas notorias: Su aplicación dentro de las familias marcarias.

Marcas notorias: su aplicación dentro de las familias marcarias

 

Por: Marco Andrés Gómez Rincón, Coordinador legal en Gilio legal. Especialista en Derecho comercial con más de 6 años de experiencia acompañando empresas nacionales y extranjeras en temas relacionados con Propiedad Intelectual y Contratos comerciales.

Dentro del universo de los signos distintivos, adquirir la calidad de ‘notorio’ representa el nivel máximo de distintividad y protección que se puede alcanzar. Estos signos distintivos, además de caracterizarse por ostentar un nivel alto de conocimiento y distintividad por parte de los consumidores, empresarios y miembros de la cadena de producción o distribución, configuran su especial grado de protección cuando son reconocidos así por parte de la autoridad competente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 224 de la Decisión Andina 486 de 2000.

A través de sentencia de 8 de mayo de 2025, el Consejo de Estado se encargó de desarrollar algunos de los criterios que deben ser considerados por la Superintendencia de Industria y Comercio a la hora de determinar si una marca es notoria o no. En las próximas líneas analizaremos los aspectos más relevantes de esta providencia.

 

1. Contexto del caso

 

1. Oposición originaria

 

El titular de la marca ‘ALIVAL’ presentó oposición a la solicitud de registro de la marca ‘ALIVE SODA’ alegando, entre otras causales, el aprovechamiento injusto de la notoriedad de la primera.

 

1. Decisión de la Dirección de Signos distintivos

 

Particularmente, la mencionada marca buscaba invocar su notoriedad, la cual fue reconocida entre el año 2008 y el 2016, para oponerse dentro del trámite de oposición presentada por esta en contra del registro de la marca ‘ALIVE SODA’.

En su momento, luego de realizar un análisis probatorio y de los productos efectivamente comercializados por la empresa titular del signo ‘ALIVAL’, la Superintendencia delegada para la Propiedad Industrial logró evidenciar que esta es una marca sombrilla, bajo la cual se agrupa toda una familia de marcas registradas cuyo elemento predominante no es la denominación ‘ALIVAL’. Puntualmente, la Superintendencia de Industria y Comercio consideró:

“resulta relevante dentro del presente análisis que de las pruebas allegadas se evidencia que, si bien la marca ALIVAL es una marca sombrilla que cobija un gran número de signos, como SAN FERNANDO, lo cierto es que los productos se muestran en los medios comerciales con estas otras marcas, prioritariamente. Esto es relevante al tener en encuentra que el carácter de notorio debe ser resultado de la percepción de los canales comerciales y público consumidor del sector pertinente dentro del cual se encuentre el signo analizado. Por lo tanto, si los consumidores de los productos que comercializa el opositor, los identifican por las demás marcas que cobijan, como SAN FERNANDO, son estas otras marcas – y no ALIVAL- los signos con los cuales los consumidores identifican y solicitan los productos, y serian realmente estas las marcas reputadas notorias, en caso dado”.

Más allá de que el análisis de la Superintendencia de Industria y Comercio determinó que con las pruebas allegadas no se lograba comprobar la notoriedad del signo opositor, la resolución demandada si planteó una discusión digna de resaltar y es si la notoriedad de una marca perteneciente a una familia marcaria se puede extender a una o varios de sus integrantes.

Por su parte, los demandantes consideraban que no se realizó una correcta valoración del acervo probatorio, por cuanto existen comprobantes de inversiones directas a la marca ‘ALIVAL’, certificaciones comerciales de grandes cadenas de almacenes, pertenencia a agremiaciones dentro del sector económico (productos lácteos y sus derivados), entre otras.

 

1. Análisis del Consejo de Estado

 

El medio de control interpuesto ante el Consejo de Estado tenía por finalidad buscar la nulidad de la Resolución proferida por la Superintendente delegada de Propiedad Industrial a través de la cual, se revocó la declaratoria de notoriedad de la marca ‘ALIVAL’.

El Consejo de Estado, analizando las pruebas conocidas en contraste con los argumentos presentados por la Superintendencia de Industria y Comercio y la demandante, inició su análisis recordando los requisitos establecidos por la norma andina en tratándose de signos notorios en sus artículos 228 y 229.

De igual forma, y más importante, el Consejo de Estado desarrolló la noción de notoriedad de una marca cuando esta hace parte de una familia marcaria.

Cuando hablamos de familias marcarias, usualmente nos referimos a la estrategia utilizada por algunos empresarios para diversificar sus productos o servicios, cobijándolos bajo una marca sombrilla que representa el posicionamiento del empresario titular del registro.

No obstante, a juicio del Consejo de Estado, el hecho de que un miembro de la familia marcaria adquiera la calidad de notorio, este no debe entenderse extendido automáticamente a uno o más miembros de la familia, por cuanto cada marca notoria debe conllevar un esfuerzo independiente de posicionamiento.

En el caso sometido a examen, el Consejo de Estado pudo corroborar que la percepción de la marca en el público recaía sobre la marca ‘SAN FERNANDO’ y no sobre la marca opositora ‘ALIVAL’, lo que llevaba a concluir que, pese a que en las presentaciones de los productos se encontraban relacionadas ambas marcas, cada una contaba con su propio nivel de reputación y eventualmente, notoriedad.

Por último, el Consejo de Estado dio alcance a dos criterios relacionados con el reconocimiento necesario por parte de una marca que busca ser notoria, los cuales son relevantes para la valoración de las pruebas dentro de una petición de notoriedad:

 

1. Contrario a lo considerado por la Superintendencia de Industria y Comercio, un conocimiento del 20% de la población con respecto de una de ellas es indicio de la notoriedad de un signo distintivo.

2. Pertenecer a asociaciones, agremiaciones, entre otros colectivos dentro de un sector no demuestran el posicionamiento de una marca comercial.

 

Conclusión

 

La Decisión Andina 486 de 2000 definió una lista (enunciativa, no taxativa) de requisitos que definen la notoriedad de un signo distintivo. Estos requisitos son aplicables en igual medida a todas las marcas, independiente de que estas hagan parte de un grupo familiar con otros signos notorios en el mercado. Como se analizó en este escrito, las marcas sombrilla que adquieren la calidad de notorias no extienden su calidad a los demás signos de la misma familia, de la misma forma en que la notoriedad adquirida por un miembro de la familia no se extiende a su marca sombrilla u a otros miembros de la familia marcaria.

 

 

 

 

 

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