Cómo frenar una infracción marcaria: medidas legales del artículo 241 de la Decisión Andina

Cómo frenar una infracción marcaria: medidas legales del artículo 241 de la Decisión Andina

Cómo frenar una infracción marcaria: medidas legales del artículo 241 de la Decisión Andina

 

 

Por: Marco Andrés Gómez Rincón, Coordinador legal en Gilio legal. Especialista en Derecho comercial con más de 6 años de experiencia acompañando empresas nacionales y extranjeras en temas relacionados con Propiedad Intelectual y Contratos comerciales.

 

La acción por infracción marcaria es una herramienta dispuesta por el Título XV de la Decisión Andina en favor de los titulares de derechos de propiedad industrial que hayan visto afectados estos derechos. Regulada desde el artículo 238 de la norma andina, esta acción establece una serie de medidas que pueden ser solicitadas por el titular afectado. La característica más importante de esta disposición (artículo 241 de la Decisión) es que es una lista enunciativa y no taxativa.

Recientemente, tuve la oportunidad de leer la interpretación prejudicial emitida por la Comunidad Andina de Naciones en el marco del proceso 236-IP-2023, en la cual se buscaba dar herramientas interpretativas para resolver, entre otras, la siguiente consulta elevada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá: ¿puede ordenarse la cancelación de un registro mercantil de establecimiento de comercio en el marco de una acción por infracción marcaria?

Este interrogante, de acuerdo con la interpretación del tribunal andino, debe resolverse a la luz del principio de complemento indispensable establecido en el artículo 276 de la Decisión Andina, según el cual los asuntos sobre propiedad industrial no comprendidos en la norma andina deberán regirse por lo establecido en las normas internas de los países firmantes. No obstante, estas normas internas deben favorecer la aplicación de la norma comunitaria y en ningún caso pueden desvirtuar su aplicación.

En este orden de ideas, si la medida de cancelación de la matrícula de un establecimiento de comercio, dentro de la valoración del juez, resulta ser efectiva para garantizar el cese de la vulneración de los derechos del titular de una marca, es perfectamente válido decretar su cancelación, siguiendo las normas procesales nacionales que regulen la materia.

Ahora bien, no todas las medidas por fuera del artículo 241 pueden ser de esta magnitud. Existen antecedentes de otros ejemplos que, siendo igualmente efectivos, no implican la cancelación de la matrícula de todo un establecimiento de comercio.

 

Caso: Tecnoquímicas S.A. vs. Sandra Milena Bueno

 

Aunque este caso merece un artículo independiente, se resalta que, mediante sentencia de 15 de julio de 2022, el Tribunal Superior del Distrito de Bogotá decidió sobre el conflicto surgido entre Tecnoquímicas S.A. y la propietaria del establecimiento de comercio identificado con la página web www.tiendasmk.com.

Al igual que en el caso anterior, el Tribunal Andino fue consultado para determinar la viabilidad de tomar medidas tendientes a impedir el uso del dominio mencionado por parte de la demandada. De esta interpretación se resalta la incorporación de criterios no taxativos que sirven para determinar si la existencia de un dominio puede generar riesgo de confusión con una marca notoriamente conocida, así como el hecho de que:

“(…) el nombre de dominio puede entrar en conflicto con una marca, nombre comercial u otro signo distintivo, especialmente en el actual contexto, en el que el nombre de dominio podría constituir la identidad comercial de los agentes económicos en el mercado virtual”.

Así las cosas, para retirar un dominio de internet en el marco de un proceso de infracción marcaria, es necesario que el dominio cumpla una función susceptible de generar riesgo de confusión. Para efectos de la acción, el tribunal andino asimila el nombre de la página web o dominio al nombre comercial del empresario infractor.

Teniendo en cuenta estas precisiones, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito de Bogotá estableció que la reproducción de la marca “Tecnoquímicas” (notoria) en un dominio web y redes sociales constituye una infracción marcaria, toda vez que estos signos generan riesgo de confusión ante el consumidor final.

En su parte resolutiva, el Tribunal ordenó como medidas tendiente a detener la infracción de derechos marcarios:

 

1. El cese del uso del dominio “tiendasmk.com”

 

1. El cese del uso de los usuarios de redes sociales (Instagram, whatsapp y Facebook) que reprodujeran la marca “MK”.

 

• El cambio de nombre del establecimiento de comercio registrado ante la cámara de comercio.

 

Como puede observarse, la acción por infracción marcaria establecida en la Decisión Andina 486 de 2000 tiene como finalidad principal brindar herramientas para que los titulares de derechos de propiedad industrial protejan sus derechos, sin limitar los remedios posibles a una lista taxativa.

Contar con un panorama completo que permita evaluar las medidas requeridas dependiendo de la gravedad y tipo de infracción es fundamental para lograr la protección deseada por la marca afectada.

 

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